제5절 신청의 심리 //
1. 신청서의 형식적 심사
소장에 관한 규정이 준용되므로 재판장이 신청서의 형식적 적법 여부를 심사하여야 한다(민사소송법
제254조). 즉, 신청서에 소정의 기재사항이 구비되어 있는지 여부를 살펴보고 흠결이 있을 때에는, 보정을 할 수 있는 것이면 상당한 기간을
정하여 보정을 명하고 그에 응하지 않으면 명령으로 신청서를 각하할 것이며, 보정이 불가능한 것이면 처음부터 곧바로 신청서를 각하하게 된다.
신청서에 소정의 인지가 첩부되어 있지 않아도 일단 보정을 명하고 그 보정이 없으면 각하하게
된다.
신청취지나 신청원인의 기재를 흠결한 경우에는 보정을 명하고 이에 불응하면 각하할 것이나, 다소
불명확하다거나 구체성이 부족하더라도 일단 기재가 되어 있으면 실질적인 심리에 들어가 절차를 진행하면서 석명을 구하거나 보완을 명하도록 하여야 할
것이다.
신청서의 형식적 심사단계에서는 특히 전속관할 위반 여부를 잘 살펴보아 관할권 없음이 밝혀진
경우에는 신청서를 각하할 것이 아니라 이를 관할법원에 이송하여야 한다. 실무상 시간절약을 위해 채권자에게 일단 취하하고 관할법원에 재신청하도록
권유하는 방법을 택하는 경우가 많음은 앞서 본 바와 같다.
국내에 주소, 사무소와 영업소를 두지 아니한 외국법인이 채권자가 되어 특허권침해금지가처분신청을
하는 경우가 적지 않은바, 이러한 경우 채무자의 신청이 있으면 실질적인 심리에 들어가기에 앞서 채권자에게 소송비용의 담보제공을 명하여야
한다(민사소송법 제117조 제1항, 「부록 담보제공명령」 참조). 담보액은 채무자가 각 심급별로 지출할 비용의 총액을 표준으로 하여
정하는데(민사소송법 제120조 제2항), 그 액수는 구체적인 사안에 따라 차이가 있다. 담보의 제공은 금전, 유가증권, 지급보증위탁계약을 맺은
문서 모두 가능하며(민사소송법 제122조), 소정의 기간 내에 담보를 제공하지 아니한 때에는 신청을 각하한다.
2. 실질적 심리
특허권침해금지가처분의 심리방식은 서면심리, 심문절차, 구두변론의 3가지로 대별된다.
특허권침해금지가처분은 채무자에게 미치는 영향이 지대하므로 밀행성의 요청은 그다지 중시되지 않으며, 실무는 통상 심문절차에 의하여 심리한다.
아래에서는 실무상 통상적인 진행방식을 중심으로 살펴본다.
가. 제1단계(신청서 및 첨부서류의 검토)
특허권침해금지가처분의 경우 본안소송의 소장과는 달리 심문기일을 지정하기 전에 신청서에 기재된
실체적 내용 및 소명자료를 면밀히 검토하여 ① 보정명령을 할 것인지, ② 보정명령 또는 심문기일의 지정 없이 그대로 기각 또는 각하할 것인지,
또는 ③ 심문기일을 지정하여 실질적인 심리를 진행할 것인지 여부를 결정하여야 한다.
(1) 신청취지
(가) (가)호 발명의 특정
특허권침해금지가처분에서 가장 문제가 되는 것은 신청취지로서, 금지를 구하는 채무자의 침해
물건이나 침해 방법, 즉 (가)호 발명을 구체적으로 특정하지 아니하고 자신의 특허발명만을 특정한 채 그와 동일, 유사한 물건의 생산 또는 방법의
실시 등을 금지하여 달라고 신청하는 경우가 흔히 발견된다. 이와 같은 경우에는 (가)호 발명을 별도의 설명서나 도면을 통해 구체적으로 특정하여
신청취지를 보완하도록 하여야 한다.
(나) 특정의 정도
제1장 제3절 1.의 가.의 (3)(
특허권 침해행위의 확정
)의 (가) 참조
(다) (가)호 발명의 특정 시기
(가)호 발명의 특정 시기가 문제될 수 있다. (가)호 발명이 특정될 때까지는 더 이상의
절차를 진행하지 아니할 것인가의 문제이다. (가)호 발명의 불특정을 이유로 심리를 무작정 미룬다면 실제로 특허권을 침해받고 있는 특허권자의
보호에 소홀해질 우려가 있고, 그렇다고 하여 (가)호 발명이 특정도 되지 아니한 상태에서 심리를 진행할 경우 실질적인 심리에 어려움이 있을 수
있으며, 심문종결 단계에서
비로소 (가)호 발명의 특정을 요구하게 됨으로써 가처분신청이 인용될 것이라는 선입견을 주어
법원의 공정성에 대하여 채무자로부터 의혹을 받을 우려가 있으므로 (가)호 발명의 특정의 정도, 가처분의 인용가능성, 당사자의 태도 등에 비추어
적절히 판단하여야 한다.
(가)호 발명의 특정이 불완전한 상태에서 심리를 진행한 경우 채무자가 (가)호 발명의 특정에
관하여 별다른 이의를 제기하지 아니하더라도 (가)호 발명의 특정 여부는 가처분의 집행단계에서 문제가 되므로 채무자의 태도 여하에 관계없이
(가)호 발명의 실시제품 및 기술사상이 무엇인지 알 수 없는 경우에는 채무자에게 석명을 구하여 부족한 부분을 보충하여야 한다.
채무자가 (가)호 발명의 특정 및 실시에 관하여 부인을 하는 경우에는 이 부분에 대하여
채권자가 증명책임을 진다.
채권자가 신청취지에서는 (가)호 발명을 제대로 특정하지 아니하였으나, 소명자료로 침해 제품의
도면이나 사진 등을 제출하는 경우가 있다. 이 경우 심문기일에서 그와 같은 제품의 제조 등의 금지를 구하는 취지인지 석명을 구하여 심문조서에
이를 (가)호 발명으로 기재하는 방법도 있을 수 있다.
(라) 특정을 위한 소명방법
제1장 제3절 1.의 가.의 (3)(
특허권 침해행위의 확정
)의 (나) 참조
채권자가 채무자를 고소한 후에 수사기관에 압수된 물품 등의 검증을 요구하는 경우가 있다.
채권자가 신청서를 제출하면 검찰청에 「부록 협조의뢰서」를 송부하여 사전에 협조를 구한 뒤, 검증 당일 쌍방 당사자를 법원으로 소환한 다음
검찰청으로 가서 압수물을 확인하고 위와 같은 압수물을 확인하였다는 내용의 검증조서를 작성한다.
압수물을 육안으로 확인하거나 사진촬영으로 족한 경우는 문제가 없는데, 채권자가 컴퓨터디스켓,
씨디-롬(Cd-Rom) 등으로 복사를 요구하는 경우, 시간관계상 그 자리에서 이를 완료할 수는 없으므로 현장에서의 법원의 검증절차는 압수물 존재
여부 확인에 그치고, 검찰청직원에게(형사사건에서 아직 특허침해 여부에 관한 법원의 판단을 받지 아니한 이상 검찰청에서 채권자에게는 복사해 주지
아니하므로 채권자와 채무자가 참여한 상태에서) 채무자에게 복사를 해 주도록 협
조를 구한 뒤, 채무자로 하여금 채권자의 요구에 따라 그 중 필요한 부분을 채권자에게 재차
복사해 교부하거나, 전부를 법원에 제출하도록 하여 교부의 범위를 결정하도록 한다.35)
(마) 특정과 집행
제1장 제3절 1.의 가.의 (3)(
특허권 침해행위의 확정
)의 (다) 참조
(2) 신청원인
신청원인에는 피보전권리의 존재와 보전의 필요성을 구체적으로 기재하여야 한다. 일반의 가압류
또는 가처분과 달리 보전의 필요성에 관하여 당사자의 이해관계와 공공복리에 미치는 영향 등 여러 요소를 보다 신중하게 심리, 판단하여야 하는
특허권침해금지가처분의 특성상 보전의 필요성에 관한 사유도 보다 상세하게 기재할 필요가 있다.
나. 제2단계(심문기일의 지정 및 답변서의 제출)
특허권침해금지가처분 신청서가 접수되어 재판부로 배당되면, 재판장은 심문기일의 지정 없이 각하
또는 기각하거나 보정명령을 하는 경우를 제외하고는 당사자를 소환할 시간적 여유를 고려하여 2~3주 뒤로 제1회 심문기일을 지정하여 당사자 쌍방을
소환하고, 지정된 심문기일의 2-3일 전까지를 기한으로 정한 「부록 답변서제출명령」을 함께 송달한다.
신청전담부의 경우는 가처분사건이 많기 때문에 여러 사건의 심문기일을 동시에 지정하여 법정에서
진행하는 경우가 많고, 신청전담부가 아니라 하더라도 시차제 소환을 통하여 변론기일에 민사본안사건을 진행한 후 심문기일을 진행하는 것이 대부분의
실무례인 것으로 보인다.
특허권침해금지가처분도 임시의 지위를 정하기 위한 가처분이기는 하지만 불과 1-2주 사이에
특허침해의 우려 내지 이로 인한 손해가 현저히 증가하는 경우
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35) 채무자가 침해를 부인하는 경우에는 채무자가 영업비밀이라고 주장하는 부분을 삭제하고
필요한 부분만을 가려 내어 채권자에게 교부하여야 한다(예컨대, 기술상 쟁점이 되는 부분에 관하여 채권자는 특허를 침해한 것이라고 주장하는 반면,
채무자는 독자적인 기술이라고 상호 상반된 주장을 하는 경우, 개시 여부를 신중하게 결정하여야 하고 그 전제가 되는 영업비밀침해 여부를 확인하는
간편한 방법으로 중요 부분을 가린 후 채권자에게 그 부분의 화학식, 프로그램언어 등을 채워 넣어 볼 것을 요구하는 경우도 있다).
란 거의 상정하기 어렵기 때문에 특정한 사건만을 위하여 특별심문기일을 열거나 특별송달을 통하여
신청서를 접수한 당해 주에 심문기일을 지정하는 경우는 거의 없다.
채무자에게 기한을 정한 답변서제출명령을 송달하더라도 답변서는 심문기일 당일 또는 그 전날
제출되는 것이 상례이므로 법원으로서는 심문기일 이전에 반드시 답변서제출 여부를 확인하여 검토 후에 심문기일을 진행하여야 한다.
다. 제3단계(심문기일의 진행)
제1회 심문기일에 채권자는 가처분신청서에 의하여 신청취지를 진술하고, 신청원인으로, ⅰ)
채권자가 특허권 또는 전용실시권을 보유하는 사실, ⅱ) 채무자가 (가)호 발명을 실시하는 사실, ⅲ) (가)호 발명이 특허발명에 저촉되는 사실,
ⅳ) 채권자의 특허발명의 실시 상황과 채무자의 (가)호 발명의 실시로 인한 시장 점유율 감소, 신용 저하 등 손해 발생사실을 주장한다.
이에 대하여 채무자는 답변서에 의하여 신청기각의 결정을 구하고, 채권자의 신청원인에 관하여
인부를 한다.
심문기일이므로 자백간주라는 것은 있을 수 없으나, 채무자가 답변서도 제출하지 아니하고
심문기일에 출석하지 아니한 경우에는 사실상 자백하는 취지로 보아 심문을 종결한 뒤 가처분신청을 인용하는 결정을 하여도 무방한 경우가 많을
것이다.
채무자가 부인하는 경우에, 채권자는 위 ⅱ)항에 관한 소명방법으로 (가)호 발명에 관한
설명서나 도면, 사진, 광고지, 제품카탈로그 등을 제출하고, 위 ⅲ)항에 관한 소명방법으로 대학교수나 변리사 등 전문가에게 미리 의뢰하여 작성한
감정서, 특허청의 적극적 권리범위확인심판 서류 등을 제출하며, 위 ⅳ)항에 관한 소명방법으로 채권자측의 회계서류, 당해 시장에 관한 통계자료
등을 제출한다.
신청서 중에는 (가)호 발명의 특정이 미흡하고 보전의 필요성에 관하여도 간략히 언급한 경우가
많으므로, 재판장은 이러한 사항을 미리 메모하였다가 다음 심문기일까지 (가)호 발명을 구체적으로 특정하여 신청취지를 보완하도록 명하는 한편,
보전의 필요성에 관하여도 보다 구체적인 사정을 주장, 소명하도록 촉구한다.
채무자는 ⅰ) 특허발명이 공지공용기술에 해당되어 무효라는 취지의 항변(실무
상 가장 많이 주장된다)을 하면서 이에 관한 소명방법으로 특허무효심판청구(실무상 대부분의
채무자가 이를 제기하고 있다)서류, 미국·일본 등 외국의 특허공보, 간행물 또는 제품 카탈로그 등을 제출하는 방법, ⅱ) (가)호 발명이
특허발명에 저촉되지 않는다는 취지의 주장을 하면서 이에 관한 소명방법으로 채무자측에서 의뢰한 전문가의 감정서, 소극적 권리범위확인심판 서류 등을
제출하는 방법, ⅲ) 상대방과 특별한 계약관계가 있거나 실시권을 보유하고 있다는 취지의 항변을 하면서 이에 관한 소명방법으로 계약서 등을
제출하는 방법 등에 의하여 방어한다.
심문절차이므로 쌍방이 제출한 서증에 대한 증거목록을 작성하거나 서증에 대한 인부를 하지는
아니하며, 심문기일조서에 채권자는 소갑 몇 호증부터 몇 호증까지, 채무자는 소을 몇 호증부터 몇 호증까지 각 제출한 사실만을 기재한다(그러나
항고 또는 가처분이의가 제기될 경우를 대비하여 미리 서증번호를 정리해 두어야 함은 물론이다).
외국 특허공보나 국외 간행물 등 외국문서가 번역문을 첨부하지 아니한 채 제출되는 경우가
많으므로 적어도 소명에 꼭 필요한 부분만큼은 일부 번역문이라도 제출하도록 보완을 명한다.
채무자측에서 재판을 지연할 의도로 번역문의 제출을 고의로 지연하는 경우가 있는데, 적당한
시간을 부여하여도 번역문을 제출하지 않는 경우에는 번역문의 제출을 촉구하고 그래도 응하지 아니할 경우에는 원문만을 참조하여 결정하여야 할
것이다.
심문절차에서는 변론절차와 달리 준비서면을 상대방에게 송달하거나 상대방용 서증을 교부하여야만
하는 것은 아니나, 실무상으로는 상대방용 준비서면과 서증을 미리 송달하거나 심문기일에 교부하고 있다.
원래 심문절차에서는 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여 소명하여야 하므로(민사소송법 제299조
제1항), 증인신문이나 검증, 감정 등의 증거조사절차를 거치지 않음이 원칙이지만, 실무상으로는 기술사항이 복잡하고 쌍방 제출 감정서의 의견이
엇갈려 심증 형성에 어려움이 있을 때에는 검증, 감정신청은 받아들이는 경우도 가끔 있다.
또한, 위와 같은 정식의 증거조사절차를 거치지 않더라도 필요한 경우 증인신
문에 갈음하여 참고인으로 신문하거나(보통 인증진술서를 작성하여 제출하도록 하는 것으로
갈음한다), 검증에 갈음하여 임의제출의 형식으로 발명실시품을 제출받아 법관이 오관으로 직접 살펴보는 것은 심증형성에 많은 도움이 된다.36)
기술적인 사항에 관하여 전문가의 설명이 필요한 경우에는 별도의 기술설명회를 열도록 하고 쌍방으로 하여금 그에 필요한 준비를 하도록 지시한다.
쌍방의 주장과 서증의 제출에 의한 증거조사는 이 단계에서 대체로 마쳐지나, 심문기일을 속행할
필요가 있는 경우도 제법 있다. 다만, 심문이 종결된 후에도 결정이 있기까지는 얼마든지 소명자료를 제출하고 신청의 취지·원인도 변경할 수
있으므로 쌍방 추가 제출할 주장이나 소명자료가 있다고 하여 무조건 심문기일을 속행하여야 하는 것은 아니고, 일단 심문은 종결한 뒤 기한을
정하여37) 추가 소명자료를 제출하도록 한다.
라. 제4단계(기술설명회, 검증, 감정)
(1)
기술설명회
(2) 검증
공장에 설치된 대형 기계장치와 같이 대상 실시품이 이동 불가능한 경우에는 부득이 현장검증을
실시하기도 하는데, 검증사항을 참여사무관이 조서에 정확하게 기재하는 데에는 한계가 있으므로 재판장이 기재할 내용을 정리하여 주거나 당사자로
하여금 현장에서의 주장사항을 서면으로 정리하여 제출하도록 하는 것이 좋다.
(3) 감정
특허권침해금지가처분의 경우에 감정을 하는 경우는 드물다. 그러나 채권자가 제출한 성분분석 등
자료를 그대로 믿기 어렵거나, 쌍방이 제출한 자료가 불일치하는 경우 등에는 부득이하게 감정이 필요하다.
전문가의 감정이 필요한 경우에는 의약발명인 경우에는 약학대학, 기계발명인 경우에는 공과대학
등과 같이 관련 학문 분야의 대학, 한국과학기술원(KAIST)이나 기타 연구소 등에 감정인 추천을 의뢰하여 추천된 감정인에게 감정을 명하거나
촉탁하도록 한다.
마. 제5단계(결정)
위와 같이 필요한 증거조사절차를 모두 마치면 마지막으로 법원은 양 당사자에게 주장을 정리하여
의견을 진술할 기회를 부여한 다음 심문을 종결한다. 사안에 따라 예상외의 장기간이 소요될 우려도 있으므로 기록을 검토하여 결정하겠다고 고지하면
되고 대체적인 결정예정일을 미리 고지할 필요는 없을 것이다.
앞서 본 바와 같이 심문종결 이후에도 결정이 있기까지는 얼마든지 소명자료를 추가로 제출할 수
있으나 일방 당사자가 법원에 추가 소명자료나 준비서면을 제출하고 상대방 당사자에게는 이를 교부하지 않는 경우 상대방으로서는 예상치 못
한 주장 등으로 인하여 불측의 손해를 입을 우려가 있으므로, 재판장으로서는 심문종결 이후에
추가서면이나 소명자료를 제출할 때에는 상대방에게 미리 교부하고 영수인을 받아 제출하도록 안내하고, 그와 같은 절차를 밟지 아니하고 일방적으로
제출한 서면은 참고하지 않을 수도 있다는 경고를 하여 둘 필요가 있는 경우도 있으며, 실제로 위와 같은 절차를 밟지 아니한 채 제출된 소명자료
등에 의하여 재판의 결론이 달라질 우려가 있는 경우에는 반드시 위와 같은 절차를 밟도록 안내하여 상대방에게도 반박의 기회를 부여한 후 결정하는
것이 옳다.
실무상 종결된 심문을 재개하는 경우는 거의 없다고 보아도 좋다. 답변서도 제출하지 아니하고
지정된 심문기일에 출석하지 아니한 채무자가 재개신청을 하는 경우에 이를 허용한다면 채무자측의 소송지연책을 방치하는 결과가 될 수도 있으므로 이
경우에도 채권자의 동의가 있거나 채무자 본인이 외국에 있어 사실상 송달을 받지 못하였거나 또는 부도위험 등 사업상의 어려움으로 응소하기가 어려운
사정이 있었다는 점에 대하여 소명하는 등 특별한 사정이 없는 한, 2-3주 간의 답변서 및 소명자료 제출기한만을 부여한 다음 이를 기초로
결정한다. 만일 심문을 재개하더라도 다음 심문기일을 지정하여 당사자를 소환하면 족하며, 재개결정은 따로 필요하지 않다.
법원은 필요할 경우 특허에 관한 결정이 확정되거나 심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수
있으나(특허법 제78조 제2항, 제164조 제2항), 실무상 채무자에 의해 특허무효심판청구가 제기되었다 하더라도 그 심결 결과를 보기 위하여
가처분 사건의 심리를 중지하거나 결정을 미루는 경우는 매우 드문 것 같다. 채무자가 우선심판신청을 한 경우에도 반드시 우선심판결정일로부터 3개월
이내에 처리된다는 보장이 없을 뿐만 아니라, 3개월이라는 기간 자체도 특허침해금지가처분의 성질상 짧은 기간이 아니므로 마찬가지이다.
유사한 사안에 관한 다른 법원의 결정례가 참고자료로 제출되는 경우가 종종 있으나, 본안사건의
경우에도 그러하겠지만 특히 가처분신청의 경우에 있어서는 피보전권리와 보전의 필요성 판단에 있어 사안마다 미묘한 구체적 사정의 차이에 따라 결론이
달라질 가능성이 많을 뿐만 아니라, 결정문에 이유가 대체로 간결하게 기재되므로 일견 동일한 사안으로 보이더라도 다른 사건의 결정문을 별다른
검토 없이 그대로 답습함에는 신중을 기하여야 한다. 반면, 동일한 사안에 대하여 법원마다
판단이 다른 경우에는 재판의 신뢰를 손상시킬 우려가 있으므로 반대로 이 점 또한 유의하여야 한다.
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